Nulla di fatto per RadioItalia che si era rivolta alla WIPO (World Intellectual Property Organization) rivendicando il diritto all’utilizzo del nome a dominio “radioitalia.com”, registrato da una società americana. La nota emittente radio infatti si è vista negare la riassegnazione del nome a dominio dal collegio di saggi chiamato a pronunciarsi sulla questione.
La Ricorrente, Radio Italia S.p.A., assegnataria del nome a dominio radioitalia.it e titolare di un analogo marchio registrato presso l’UIBM, nel proprio ricorso ha affermato di essere stata assegnataria anche del nome a domino “radioitalia.com” dal 1996 al 2000, anno in cui per errore non si era proceduto al rinnovo dello stesso. In seguito a tale evento, una società con sede ad Hong Kong aveva effettuato la registrazione del dominio contestato, che nel 2005 veniva trasferito alla Resistente. La Ricorrente ha contestato la registrazione del dominio in quanto sarebbe utilizzato secondo quello che viene comunemente definito come “domain parking”, ossia una pagina generica contenente links pubblicitari.
Come previsto dalla procedura il collegio ha valutato la sussistenza degli elementi necessari per poter disporre la riassegnazione, ossia:
1) L’identità o confondibilità del nome a dominio con un marchio i cui diritti sono riferibili al ricorrente;
2) L’assenza di diritti o interessi legittimi in capo al Rispondente (convenuto) in relazione al nome a dominio contestato;
3) La sussistenza di mala fede al momento della registrazione del domini o durante il suo utilizzo.
Per quanto concerne il primo elemento necessario, la ricorrente non ha avuto alcun problema nel dimostrare l’identità del dominio contestato con la propria denominazione sociale, con un marchio depositato sin dal 1995 e rinnovato nel 2005, così come è stata in grado di dimostrare la propria notorietà in ambito nazionale. Tuttavia il Collegio ha ritenuto che il Ricorrente non sia stato in grado di dimostrare l’esistenza di diritti relativamente al marchio “Radio Italia” negli Stati Uniti.
A questo punto il collegio invertendo l’ordine previsto dalla procedura ha proseguito valutando prima il terzo elemento relativo alla sussistenza della mala fede.
Sul punto le parti hanno sostenuto due tesi contrapposte, in particolare la Ricorrente ha considerato la registrazione ed il relativo “parcheggio” del dominio, come atti comprovanti la mala fede della Resistente. Quest’ultima ha a sua volta ammesso di registrare nomi a dominio non rinnovati nella speranza di generare entrate attraverso campagne pubblicitarie pay per click, respingendo tuttavia qualsiasi intento illecito e richiamando numerose pronunce in merito.
Il Collegio in merito effettua diverse osservazioni in base alle quali ritiene innanzitutto che “L’uso di un nome di dominio per pubblicizzare di terze parti non è di per sé illegittimo secondo la Policy, a condizione che il Resistente non tragga un indebito vantaggio dai diritti del Ricorrente”. In secondo luogo lo stesso Collegio ritiene che il nome a dominio contestato non abbia una evidente capacità distintiva, pertanto appare plausibile che la sua registrazione sia avvenuta facendo riferimento al suo significato descrittivo “Radio Italia”. Una ulteriore considerazione viene riservata al ritardo con cui la Ricorrente si è attivata per recuperare il dominio in contestazione, circa 10 anni, che inducono il giudicante a ritenere l’assenza di un reale interesse da parte della Ricorrente nei confronti del dominio.
In base a tali valutazioni il Collegio ha ritenuto insussistente l’elemento della mala fede, rigettando il ricorso.
(Fonte: altalex.it)
